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《专利侵权司法解释二》
第十三条 权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。
适用禁止反悔原则，一般由被诉侵权人提出请求并提供专利权人已经通过修改或意见陈述放弃保护范围的证据。但禁止反悔原则本质上是确定专利保护范围的规则，因此，根据在案证据可以查明相关事实的情况下，法院也可以依职权引入禁止反悔原则对权利要求进行解释。例如，在沈其衡与盛懋公司专利侵权案〔（）民申字第9号〕中，最高人民法院审查认为，在认定是否构成等同侵权时，即使被控侵权人没有主张适用禁止反悔原则，人民法院也可以根据业已查明的事实，通过适用禁止反悔原则对等同范围予以必要的限制，合理确定专利权的保护范围。禁止反悔的原理比较简单，但是，实际适用时，对于修改或意见陈述是否限缩了保护范围，是否被明确否定，是否产生了放弃的效果，仍然会产生大量争议。以下通过实际案例进一步阐释。二、相关指导案例评析（一）部分权利要求被宣告无效情形下禁止反悔原则的适用案例：中誉公司与九鹰公司侵犯实用新型专利权纠纷案案号：（）民提字第06号裁判要旨：禁止反悔原则通常适用于专利权人通过修改或意见陈述而自我放弃技术方案的情形；若独立权利要求被宣告无效而在其从属权利要求的基础上维持专利权有效，且专利权人未曾作自我放弃，则不宜仅因此即对该从属权利要求适用禁止反悔原则并限制等同侵权原则的适用。案情简介：涉案专利是名称为“一种舵机”的实用新型专利，专利号为ZL．，授权公告的权利要求1-为：1．一种模型舵机，其特征在于，包括支架、电机、丝杆和滑块，所述支架包括电机座和滑块座，所述电机设置于所述电机座内，在所述电机的一端设置有一主动齿轮，所述丝杆纵向穿过所述滑块座，在所述丝杆的一端设置有一从动齿轮，所述主动齿轮和所述从动齿轮相互啮合，所述滑块穿在所述丝杆上，并且所述滑块伸出所述滑块，在所述滑块底面设置有一电刷。．如权利要求1所述的舵机，其特征在于，在所述支架上，设置有固定到一舵机驱动电路板上的固定孔。．如权利要求所述的舵机，其特征在于，在所述舵机驱动电路板上，印制有一条形的碳膜和银膜，所述支架通过其上的固定孔固定到所述舵机驱动电路板上，且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和银膜相接触。本案一审法院认定被诉侵权产品的技术特征与涉案专利权利要求的技术特征相同或等同，但是被诉侵权人进行现有技术抗辩成功，不构成侵权。上海市高级人民法院二审认为，涉案专利权利要求1、被宣告无效，在权利要求的基础上专利权被维持有效。从属权利要求的保护范围由权利要求附加的技术特征“在所述舵机驱动电路板上，印制有一条形的碳膜和银膜，所述支架通过其上的固定孔固定到所述舵机驱动电路板上，且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和银膜相接触”、权利要求所从属的权利要求附加的技术特征“在所述支架上，设置有固定到一舵机驱动电路板上的固定孔”以及权利要求所从属的权利要求1记载的全部技术特征共同限定。从属权利要求被维持有效的原因在于在权利要求1中增加了从属权利要求以及从属权利要求记载的附加技术特征，这实质上是修改权利要求1，在权利要求1记载的技术方案中增加了从属权利要求和记载的附加技术特征。因此，在界定权利要求保护范围的技术特征中，“在所述支架上，设置有固定到一舵机驱动电路板上的固定孔”与“在所述舵机驱动电路板上，印制有一条形的碳膜和银膜，所述支架通过其上的固定孔固定到所述舵机驱动电路板上，且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和银膜相接触”，属于为维持专利权有效限制性修改权利要求而增加的技术特征。由此，可以认定权利要求中技术特征G(在所述舵机驱动电路板上，印制有一条形的碳膜和银膜，且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和银膜相接触)属于为维持专利权有效限制性修改权利要求而增加的技术特征。根据最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条的规定，专利权人在无效宣告程序中，通过对权利要求的修改而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。本案中，涉案专利的技术特征G将舵机驱动电路板上作为直线型电位器的导流条明确限定为“银膜”，该具体的限定应视为专利权人放弃了除“银膜”外以其他导电材料作为导流条的技术方案。被诉侵权产品的技术特征g为“在所述含有舵机驱动电路的电路板上，印制有一条形碳膜和镀金铜条，且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和镀金铜条相接触”，根据知产事务中心的鉴定意见，被诉侵权产品的技术特征g与涉案专利的技术特征G等同，知产事务中心的该项认定双方当事人均予认可，且无足以推翻该项认定的事实与理由，应予采信。尽管技术特征g与技术特征G等同，但依据禁止反悔原则，由于除“银膜”外以其他导电材料作为导流条的技术方案被视为是专利权人放弃了的技术方案，因此，以技术特征g与技术特征G等同为由，认为被诉侵权产品构成等同侵权的结论不能成立。一审法院关于本案等同侵权成立的结论有误，应予纠正。专利权人不服二审判决，向最高人民法院申请再审。本案争议焦点之一为：专利复审委员会决定在权利要求的基础上维持涉案专利权有效，是否导致禁止反悔原则的适用。裁判文书摘录：关于第一个焦点问题。首先，禁止反悔原则的法理基础。诚实信用原则作为民法基本原则之一，要求民事主体信守承诺，不得损害善意第三人对其的合理信赖或正当期待，以衡平权利自由行使所可能带来的失衡。在专利授权实践中，专利申请人往往通过对权利要求或说明书的限缩以便快速获得授权，但在侵权诉讼中又试图通过等同侵权将已放弃的技术方案重新纳入专利权的保护范围。为确保专利权保护范围的安定性，维护社会公众的信赖利益，专利制度通过禁止反悔原则防止专利权人上述“两头得利”情形的发生。故此，专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不应支持。其次，禁止反悔原则的适用条件。一般情况下，只有权利要求、说明书修改或者意见陈述两种形式，才有可能产生技术方案的放弃，进而导致禁止反悔原则的适用。本案中，独立权利要求1及其从属权利要求均被宣告无效，在权利要求的从属权利要求的基础上维持涉案专利有效。问题是，权利要求是否仅仅因此构成对其所从属的权利要求1-的限制性修改。独立权利要求被宣告无效，在其从属权利要求的基础上维持专利权有效，该从属权利要求即实际取代了原独立权利要求的地位。但是，该从属权利要求的内容或者所确定的保护范围并没有因为原独立权利要求的无效而改变。因为，每一项权利要求都是单独的、完整的技术方案，每一项权利要求都应准确、完整地概括申请人在原始申请中各自要求的保护范围，而不论其是否以独立权利要求的形式出现。正基于此，每一项权利要求可以被单独地维持有效或宣告无效。每一项权利要求的效力应当被推定为独立于其他权利要求项的效力。即使从属权利要求所从属的权利要求被宣告无效，该从属权利要求并不能因此被认为无效。所以，不应当以从属权利要求所从属的权利要求被无效而简单地认为该从属权利要求所确定的保护范围即受到限制。本案原二审判决认为，从属权利要求被维持有效的原因在于，在权利要求1中增加了从属权利要求以及从属权利要求记载的附加技术特征，这实质上就是修改权利要求1，该认定有所不当。再次，放弃的认定标准。专利权保护范围是由权利要求包含的技术特征所限定的，故专利权保护范围的变化，亦体现为权利要求中技术特征的变化。在专利授权或无效宣告程序中，专利权人主动或应审查员的要求，可以通过增加技术特征对某权利要求所确定的保护范围进行限制，也可以通过意见陈述对某权利要求进行限缩性解释。禁止反悔原则适用于导致专利权保护范围缩小的修改或者陈述。亦即，由此所放弃的技术方案。该放弃，通常是专利权人通过修改或意见陈述进行的自我放弃。但是，若专利复审委员会认定独立权利要求无效、在其从属权利要求的基础上维持专利权有效，且专利权人未曾作上述自我放弃，则在判断是否构成禁止反悔原则中的“放弃”时，应充分注意专利权人未自我放弃的情形，严格把握放弃的认定条件。如果该从属权利要求中的附加技术特征未被该独立权利要求所概括，则因该附加技术特征没有原始的参照，故不能推定该附加技术特征之外的技术方案已被全部放弃。本案中，九鹰公司称，因为权利要求1-被宣告无效，而权利要求是对其进一步限定，故权利要求1-与权利要求之间的“领地”被推定已放弃。本院认为，权利要求中的“银膜”并没有被权利要求1-所提及，而且，中誉公司在专利授权和无效宣告程序中没有修改权利要求和说明书，在意见陈述中也没有放弃除“银膜”外其他导电材料作为导流条的技术方案。因此，不应当基于权利要求1-被宣告无效，而认为权利要求的附加技术特征“银膜”不能再适用等同原则。综上，专利复审委员会宣告涉案专利权利要求1-、4-6无效，在权利要求的基础上维持专利权有效，二审法院认为涉案专利权利要求中的技术特征G实质是修改权利要求而增加的技术特征，该技术特征将导流条明确限定为银膜，应视为专利权人放弃了除“银膜”外其他导电材料作为导流条的技术方案，从而认定被诉侵权产品不构成等同侵权，存在错误，应予纠正。（审理法官：王永昌、李剑、宋淑华）案例简析：本案首先阐明了禁止反悔的法理基础。基于此，只有专利权人通过修改或意见陈述对权利要求进行限缩，对权利要求保护范围进行的自我放弃，才可以适用禁止反悔。权利要求被宣告无效，不属于专利权人的自我放弃，不得适用禁止反悔。（二）为克服权利要求不能得到说明书的支持的缺陷而修改权利要求可导致禁止反悔原则的适用案例：澳诺公司与午时公司等专利侵权案案号：（）民提字第0号裁判要旨：从涉案专利审批文档中可以看出，专利申请人进行的修改是针对国家知识产权局认为涉案专利申请公开文本权利要求保护范围过宽，在实质上得不到说明书支持的审查意见而进行的；被诉侵权产品的相应技术特征属于专利权人在专利授权程序中放弃的技术方案，不应当认为其与权利要求1中的技术特征等同而将其纳入专利权的保护范围。案情简介：涉案专利是名称为“一种防治钙质缺损的药物及其制备方法”的发明专利，该专利权利要求1为:“一种防治钙质缺损的药物，其特征在于:它是由下述重量配比的原料制成的药剂:活性钙4-8份，葡萄糖酸锌0．1-0．4份，谷氨酰胺或谷氨酸0．8-1．份。涉案专利申请公开文本中，其独立权利要求为可溶性钙剂，可溶性钙剂包括葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙。国家知识产权局第一次审查意见通知书中，审查员认为，该权利要求书中使用的上位概念“可溶性钙剂”包括各种可溶性的含钙物质，它概括了一个较宽的保护范围，而申请人仅对其中的“葡萄糖酸钙”和“活性钙”提供了配制药物的实施例，对于其他的可溶性钙剂没有提供配方和效果实施例，所属技术领域的技术人员难于预见其他的可溶性钙剂按本发明进行配方是否也能在人体中发挥相同的作用，权利要求在实质上得不到说明书的支持，应当对其进行修改。申请人根据审查员的要求，对权利要求书进行了修改，将“可溶性钙剂”修改为“活性钙”。本案一、二审均认定被诉侵权人构成等同侵权，被诉侵权人不服，向最高人民法院申请再审。裁判文书摘录：本院再审认为，本案争议的主要问题是：(一)权利要求1是否为封闭式结构以及对于权利要求1中记载的“活性钙”应如何解释；(二)活性钙与葡萄糖酸钙是否等同；(三)谷氨酰胺或谷氨酸与盐酸赖氨酸是否等同。(一)关于权利要求1是否为封闭式结构以及对于权利要求1中记载的“活性钙”应如何解释问题。专利权利要求1为组合物权利要求，采用了“由下述重量配比的原料制成的药剂”的表达方式。权利要求1的这种表达方式，并不属于国家知识产权局制定的《审查指南》(年版)第二部分第十章第4．．1节所列举的“由……组成”、“组成为”等封闭式表达方式的形式。此外，从权利要求1与权利要求的限定关系看，权利要求1也不是封闭式表达方式。从属于权利要求1的权利要求限定了药剂为散剂或口服液。一般而言，从属权利要求是对独立权利要求的进一步限定而非扩张。在从属权利要求进一步限定了权利要求1中的药剂可以是散剂或口服液的情况下，显然权利要求还包括除了活性钙、葡萄糖酸锌、谷氨酰胺或谷氨酸之外的其他组分，说明权利要求1可以包括除了活性钙、葡萄糖酸锌、谷氨酰胺或谷氨酸之外的其他组分。因此，权利要求1应当理解为开放式表达方式的权利要求。关于权利要求1中记载的“活性钙”是否包含了“葡萄糖酸钙”的问题。涉案专利申请公开文本权利要求以及说明书第页明确记载，可溶性钙剂是“葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙”。可见，在专利申请公开文本中，葡萄糖酸钙与活性钙是并列的两种可溶性钙剂，葡萄糖酸钙并非活性钙的一种。此外，涉案专利申请公开文本说明书实施例1记载了以葡萄糖酸钙作为原料的技术方案，实施例记载了以活性钙作为原料的技术方案，进一步说明了葡萄糖酸钙与活性钙是并列的特定钙原料，葡萄糖酸钙并非活性钙的一种。澳诺公司辩称，专利申请人在涉案专利的审批过程中，将“可溶性钙剂”修改为“活性钙”属于一种澄清性修改，修改后的活性钙包括了含葡萄糖酸钙在内的所有组分钙。然而，从涉案专利审批文档中可以看出，专利申请人进行上述修改是针对国家知识产权局认为涉案专利申请公开文本权利要求中“可溶性钙剂”保护范围过宽，在实质上得不到说明书支持的审查意见而进行的，同时，专利申请人在修改时的意见陈述中，并未说明活性钙包括了葡萄糖酸钙，故被申请人认为涉案专利中的活性钙包含葡萄糖酸钙的主张不能成立。(二)关于活性钙与葡萄糖酸钙是否等同问题。正如上述问题(一)中对“活性钙”是否包含了“葡萄糖酸钙”所阐述的那样，专利权人在专利授权程序中对权利要求1所进行的修改，放弃了包含“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案。根据禁止反悔原则，专利申请人或者专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，在专利侵权纠纷中不能将其纳入专利权的保护范围。因此，涉案专利权的保护范围不应包括“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案。被诉侵权产品的相应技术特征为葡萄糖酸钙，属于专利权人在专利授权程序中放弃的技术方案，不应当认为其与权利要求1中记载的“活性钙”技术特征等同而将其纳入专利权的保护范围。原审判决对禁止反悔原则理解有误，将二者认定为等同特征不当。（审理法官：王永昌、李剑、罗霞）案件简析：本案讨论了何种类型的修改可以适用禁止反悔。由本案可知，对于在专利申请过程中，因权利要求得不到说明书支持而进行的修改，也可以导致禁止反悔的效果。由本案可以引申得知，在专利申请或无效过程中，为了获得授权或维持专利权有效而进行的修改，均可以适用禁止反悔。例如，在专利申请过程中为了克服权利要求实质性的不清楚的缺陷而进行的修改或意见陈述，如果这样的修改导致对权利要求保护范围的限缩，就会构成对保护范围的放弃而不能再行反悔。（三）专利权人在授权确权程序中的意见陈述可导致禁止反悔原则的适用案例：优他公司与万高公司等专利侵权案案号：（）民提字第号裁判要旨：本案中最高人民法院根据专利权人在涉案专利授权和无效宣告程序中作出的意见陈述，以及涉案专利说明书中记载的有关不同工艺条件所具有的技术效果的比较分析，认定被诉侵权产品中的相关技术特征与涉案专利中的对应技术特征不构成等同，被诉侵权产品没有落入涉案专利权利要求1的保护范围。案情简介：涉案专利是名称为“藏药独一味软胶囊制剂及其制备方法”的发明专利，专利号为0041071.4。其权利要求共有16项，其中权利要求1限定的技术方案中包含的提取方法I表征内容的保护范围可归纳为:A、一种独一味的软胶囊制剂，原料组成为:独一味提取物0～0重量份，植物油5～6重量份，助悬剂1～5重量份；B、其中的独一味提取物是由下述方法提取得到的:B1、取独一味药材，粉碎成最粗粉；B、加水煎煮二次，第一次加10～0倍量的水，煎煮1～小时，第二次加10～0倍量水，煎煮0.5～1.5小时；B、合并药液，滤过，滤液浓缩成稠膏；B4、减压干燥，粉碎成细粉，过00目筛，备用。在涉案专利申请授权的程序中，专利权人答复国家知识产权局专利局发出的《第一次审查意见通知书》所作的“意见陈述书”记载：“根据审查意见，申请人对原权利要求1进行了修改，増加了对独一味提取物的限定，具体是以说明书所述独一味提取物的四种制备方法加以限定”；“本发明所述独一味提取物的四种制备方法为发明人进行了大量的工艺筛选和验证试验后最终确定的工艺步骤，现有技术中并没有公开，由此得到的本发明中所述的独一味提取物与现有技术如《中华人民共和国药典》（年版，一部）中的独一味提取物并不等同。”在被诉侵权人等作为无效宣告请求人对涉案专利提出专利权无效宣告请求的审查过程中，专利权人在口头审理答辩词中称：“涉案专利对独一味提取物的粉碎度研究表明过00目筛的细粉沉降比值最大，制成的软胶囊内容物混悬体系最稳定”；“独一味软胶囊与独一味胶囊相比较有如下优点：……而在独一味软胶囊制备过程中，独一味提取物是最终粉碎成细粉，通过00目筛。”国家知识产权局专利复审委员会针对该专利权无效宣告请求作出的第号无效宣告请求审查决定（简称第号无效决定）认为：“制备方法1表征的权利要求1还包含了证据1和证据没有公开的区别技术特征如将独一味药材‘粉碎成最粗粉’，加水‘煎煮二次’，第一次加‘10—0倍量水’，第二次加‘10—0倍量水’，将稠膏‘粉碎成细粉，过00目筛’，即在独一味提取物的制备过程中对具体工艺条件进行了优化选择，煎煮次数及加水量的选择提高了得粉率及有效成分木犀草素的含量，将稠膏粉碎成过00目筛的细粉更大大优化了沉降比，经过工艺优化使得专利产品产生了与现有剂型相比，服用剂量小、在肠胃道中崩解快、吸收快、显效快、生物利用度高、制剂稳定性强等有益效果。”据此，第号无效决定维持专利权有效。本案一、二审法院均认定被诉侵权人构成等同侵权。被诉侵权人不服判决，向最高人民法院申请再审。裁判文书摘录：本院认为，本案争议的主要问题是：一、被诉侵权产品是否落入涉案专利权利要求1的保护范围；二、经二审法院修改的一审判决主文第一项是否具有法律依据。关于争议问题一。人民法院在判断被诉侵权产品是否落入专利权保护范围时，应当将被诉侵权产品的技术特征与专利权利要求记载的全部技术特征进行对比。如果被诉侵权产品缺少权利要求记载的一个或者一个以上的技术特征，或者被诉侵权产品有一个或者一个以上的技术特征与权利要求记载的相应技术特征不相同也不等同，人民法院应当认定被诉侵权产品没有落入专利权的保护范围。本案中，原一、二审法院均认定万高公司生产被诉侵权产品所使用的技术方案即为优他公司申请调取的国家药监局药品批准文号“国药准字Z“药品注册批件的YBZ标准（试行）及晨牌药业公司报送的“独一味软胶囊”生产工艺的研究资料所载明的技术方案，可以以该技术方案的特征与涉案专利权利要求1记载的相应技术特征进行比较。从该技术方案的内容看，对于独一味清膏干燥后研磨细度的要求，只有“研成细粉备用”的技术特征，没有“过00目筛”的技术特征，而根据《中华人民共和国药典》（年版，一部）的规定，“研成细粉”是指过80目筛的细粉，万高公司提交的批生产记录也进一步佐证该生产工艺在过80目筛后并无过00目筛的工艺步骤。可见该项工艺是完整的。虽然优他公司认为万高公司实际使用的方法是过00目筛，但并没有提供相应的证据予以证明，应认为被诉侵权产品缺少涉案专利权利要求1记载的“过00目筛”的技术特征。原审判决以调取的生产工艺不完整为由，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据规则的若干规定》第七十五条的规定，简单推定“研成细粉”与“粉碎成细粉，过00目筛”等同，显然不妥。人民法院认定案件事实，应当首先根据现有证据进行。就本案来说，已经有一审法院调取的被诉侵权产品的生产工艺方法、万高公司提交的《中华人民共和国药典》（年版，一部）以及优他公司提交的涉案专利权利要求书和说明书等现有证据，根据这些证据记载的内容，完全可以认定调取的生产工艺中记载的“研成细粉备用”，是指过80目筛的细粉，而不是过00目筛的细粉，其工艺是完整旳，根本不需要再根据《最高人民法院关于民事诉讼证据规则的若干规定》第七十五条的规定进行推定。退一步说，如果认为万高公司没有按照药品标准载明的生产工艺生产被诉侵权产品，也应当根据民事诉讼法和专利法有关证据保全的规定，依法进行证据保全，譬如现场勘验、査封扣押生产记录等，而不是简单地根据《最高人民法院关于民事诉讼证据规则的若干规定》第七十五条的规定进行推定。原审判决一方面把从国家药监局调取的生产工艺认定为被诉侵权产品所使用的技术方案，但另一方面又对该技术方案中记载的与涉案专利权利要求1不同的技术特征不予认定，进行所谓的推定，似存在双重标准，难以令人信服。此外，优他公司在涉案专利授权和无效宣告程序中作出的意见陈述强调“本发明所述独一味提取物的四种制备方法为发明人进行了大量的工艺筛选和验证试验后最终确定的工艺步骤，现有技术中并没有公开，由此得到的本发明中所述的独一味提取物与现有技术如《中华人民共和国药典》（年版，一部）中的独一味提取物并不等同。”优他公司还在涉案专利说明书第1页“最佳提取条件的确定”一节强调，煎煮次与煎煮次相比，可以降低生产成本，所以选择煎煮次；在说明书第15—16页“实验例5浸膏粉细度的确定”一节强调，将独一味提取物粉碎成过00目筛的细粉，制成的软胶囊内容物混悬体系最稳定。因此，根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条的规定，并参照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条的规定，“煎煮次”与“煎煮次”、“粉碎成细粉，过00目筛”与“研成细粉”均不构成等同特征，后者均没有落入涉案专利权利要求1的保护范围。至于“清膏”和“稠膏”，目前尚无规范的定义和检验标准，两种概念并无明确的区分界限；而减压干燥与80℃常压干燥均为中药领域常规技术手段，效果没有实质不同，因此，原审判决认为被诉侵权产品特征b“浓缩成相对密度为1.0的清膏”与专利特征B“浓缩成稠膏”、被诉侵权产品特征b4“80℃以下干燥”与专利特征B4“减压干燥”构成等同特征，并无不当。北京紫图中心作出的北京紫图〔〕知鉴字第号鉴定报告将“煎煮次”、“研成细粉”的技术特征分别认定为“煎煮次”、“粉碎成细粉，过00目筛”的等同特征，结论错误。原审判决采信该鉴定报告，并据此判决万高公司侵犯优他公司专利权，显然不当。其实，对于缺少专利权利要求记载特征的被诉侵权产品、专利权人在专利授权和无效宣告程序中放弃的技术方案等情形，在人民法院司法实践中都已被排除在侵犯专利权之外，年1月8日公布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》也对此作了明确规定，因此，人民法院只需参照该解释第六条、第七条的规定，直接认定即可，完全属于法律适用问题，无需进行技术鉴定。由于被诉侵权产品缺少涉案专利“过00目筛”技术特征，且被诉侵权产品中“煎煮次”不构成专利“煎煮次”的等同特征，因此，被诉侵权产品没有落入涉案专利权的保护范围。二审判决对此认定错误，应予纠正。（审理法官：王永昌、李剑、罗霞）案件简评：本案的情形非常典型，在专利申请或无效程序中，专利权人为了争辩涉案专利具备创造性，往往会强调某一特征与现有技术不同，因而本专利具备创造性。但是，在专利侵权诉讼程序中，如果被诉侵权技术方案与该特征不相同，专利权人则会主张被诉侵权技术方案构成等同，因而落入到专利的保护范围之内。例如，本案中专利权人在专利申请和无效程序中强调“粉碎成细粉，过00目筛”与现有技术相比构成区别技术特征，但是，在专利侵权诉讼程序中，又认为该特征与被诉侵权技术方案的“研成细粉”构成等同特征。这样的意见陈述，实际上构成了对与“过00目筛”不同的其他研磨为细粉方式的放弃，不能再行反悔。本案的典型意义还在于通过意见陈述对权利要求保护范围进行限缩，也会导致禁止反悔的效果。（四）适用禁止反悔原则的程度和举证责任分担案例：浙江福瑞德化工有限公司与天津联力化工有限公司侵害发明专利权纠纷案案号：（）最高法民再87号裁判要旨：修改后的权利要求增加了技术特征，被诉侵权人主张适用禁止反悔原则的，应举证证明权利人“限缩性修改”的具体情形，以及是否因此导致放弃了被诉侵权技术方案。而权利人主张其修改或者陈述“未导致技术方案的放弃”，不适用禁止反悔原则的，则应由权利人就“限缩性修改被明确否定”承担举证责任。案情简介：涉案专利是名称为“放料装置”的发明专利，权利要求1为：1.一种放料装置，包括输料罐本体，其特征在于，所述输料罐本体由中空输料腔(1a)和出料斗部(1b)构成，输料罐本体内腔中设置下料活塞单元(),用于控制开闭输料罐本体的输料口(0)；所述下料活塞单元()由拉杆(1)、拉杆套()和活塞()构成，所述拉杆套()安装在输料罐本体的中空输料腔中；所述拉杆套()具有容拉杆沿竖直方向上、下自如拉动的拉杆套通孔(0)；拉杆(1)穿装在拉杆套()中，拉杆的一端与第二动力源连接，拉杆的另一端装配活塞()；前述的放料装置，其中，所述出料斗部(1b)位于该中空输料腔下方；该拉杆套一端固定于输料罐本体顶部之拉杆装配孔(1)的位置，拉杆套通孔(0)与输料罐本体的拉杆装配孔(1)保持同心；在放料装置输料罐本体的出料斗部(1b)安装料位开关。一审法院认定，本案中，权利要求中对于“料位开关”的具体结构特征未进行具体的限制。涉案专利说明书第[9]段记载，所述“料位开关”的功能在于检测输料罐本体中的铝粉是否被彻底转移，属于功能性特征。福瑞德公司在本案庭审过程中曾明确表示，其是通过压力检测判断铝粉是否已经排空，而压力检测的前提是其必然存在压力传感装置来感应压力信号。福瑞德公司采用的通过压力检测判断铝粉是否排空的技术手段，与涉案专利说明书[9]段列明的“音叉式、电容式或其他形式”的料位开关基本相同，且其功能、效果相同。虽然涉案专利权利要求1限定了料位开关安装“在放料装置输料罐本体的出料斗部”，而本案中并无直接证据证明福瑞德公司声称的压力检测的相应设备的安装部位，但在输料罐本体的出料斗部或其他部位设置料位开关，均属于本领域普通技术人员根据实际需求可以做出的惯常设计，不需要创造性劳动即可以联想得到，故二者构成等同特征。在此基础上，被诉侵权技术方案中虽未直接体现料位开关的特征，但根据福瑞德公司的当庭陈述，可以认定被诉侵权技术方案中具有与权利要求1中的“料位开关”相等同的技术特征。被诉侵权人向最高人民法院申请再审称，专利权人在涉案专利申请阶段，对原权利要求1进行修改，在其中增加了技术特征“料位开关”，从而获得授权。根据禁止反悔原则的规定，对权利要求1的“料位开关”不应适用等同原则。裁判文书摘录：福瑞德公司有关权利要求1中的“料位开关”应适用禁止反悔原则的主张能否成立《专利权纠纷解释》第六条规定：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”上述规定在司法实践中通常被称为“禁止反悔原则”。禁止反悔原则是对等同原则的必要限制，目的在于敦促当事人在诉讼活动中诚实守信，避免当事人在行政授权确权程序和侵权民事诉讼中对权利要求作出不一致的解释。通过适用禁止反悔原则对等同范围予以必要的限制，可以合理地确定专利权的保护范围，维持专利权人与被诉侵权人以及社会公众之间的利益平衡。本案中，联力公司在涉案专利授权前，对权利要求1进行了修改，在其中增加了技术特征“料位开关”。福瑞德公司主张该修改方式导致涉案专利被维持有效，应适用禁止反悔原则，不能在侵权诉讼中再就“料位开关”适用等同原则，即不应将技术方案A中用压力检测来判断铝粉是否已经排空的技术特征，认定为与“料位开关”等同的技术特征。本院认为，首先，在发明专利授权确权程序中，专利申请人有权依法提交意见陈述或修改权利要求。专利申请人在修改权利要求时增加新的技术特征，并主张修改后的技术方案是非显而易见的，是专利审查实践中的常见情形。虽然在权利要求中增加技术特征会进一步限定专利权的保护范围，导致权利要求的保护范围发生变化，但在没有其他证据证明权利人通过修改或者意见陈述“放弃”特定技术方案的情况下，不能仅仅由于在权利要求中增加技术特征，导致权利要求的保护范围进一步限缩，就认定权利人完全“放弃”了与该技术特征等同的其他所有技术特征，不能再就增加的技术特征主张适用等同原则。如此，会导致以增加技术特征的方式修改的权利要求的保护范围受到过度限制，被诉侵权人极易通过技术特征的修改、替换来规避侵权，导致权利人与社会公众的利益失衡。这样既与禁止反悔原则的目的不符，也与专利法保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造的立法目的不相适应。其次，关于禁止反悔原则的举证责任问题，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十三条规定：“权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃”。根据该规定，在权利人作出了限缩性修改或者陈述的情况下，在认定是否适用禁止反悔原则时，应当查明权利人是否通过“限缩性修改或者陈述”导致“放弃”了特定的技术方案，而不仅仅是考虑“限缩性修改或者陈述”是否对专利权的效力产生实质性影响。因此，被诉侵权人主张适用禁止反悔原则的，应举证证明权利人“限缩性修改或者陈述”的具体情形，以及是否权利人因此放弃了“被诉侵权技术方案”。而权利人主张“未导致技术方案的放弃”，不适用禁止反悔原则的，则应由权利人就“限缩性修改或者陈述被明确否定”承担举证责任。本案中，二审法院以“福瑞德公司不能证明联力公司在无效宣告行政程序中的相关陈述对涉案专利权的有效性已经产生了实质性的影响”为由，认为“在本案中不适用禁止反悔原则”，适用法律有所不当，本院予以纠正。本案中，虽然权利人在实质审查过程中修改权利要求1时增加了“料位开关”，涉案专利权最终被维持有效。但在无效程序中，并无证据证明权利人通过上述修改以及意见陈述，放弃了对通过压力检测来确定是否排空铝粉的技术方案主张等同侵权。因此，对于福瑞德公司有关本案应适用禁止反悔原则，不能再认定“料位开关”与技术方案A中的压力检测构成等同的主张，本院不予支持。案例简评：本案对于禁止反悔的司法实践具有非常重要的指导意义。首先，本案明确了禁止反悔的程度，即在没有其他证据证明权利人通过修改或者意见陈述“放弃”特定技术方案的情况下，不能仅仅由于在权利要求中增加技术特征，导致权利要求的保护范围进一步限缩，就认定权利人完全“放弃”了与该技术特征等同的其他所有技术特征，不能再就增加的技术特征主张适用等同原则；其次，本案明确了适用禁止反悔原则的举证责任，即被诉侵权人主张适用禁止反悔原则的，应举证证明权利人“限缩性修改”的具体情形，以及是否因此导致放弃了被诉侵权技术方案。而权利人主张其修改或者陈述“未导致技术方案的放弃”，不适用禁止反悔原则的，则应由权利人就“限缩性修改被明确否定”承担举证责任。（五）专利侵权案件中适用禁止反悔原则的限制条件案例：曹桂兰、胡美玲、蒋莉、蒋浩天与重庆力帆汽车销售有限公司等侵害发明专利权纠纷案案号：（）最高法民申号裁判要旨：人民法院在专利侵权案件中适用禁止反悔原则时，判断权利人作出的意见陈述是否符合《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十三条规定的“明确否定”，应当对专利授权和确权阶段技术特征的审查进行客观全面的判断，着重考察权利人对技术方案作出的限缩性陈述是否最终被裁判者认可，是否由此导致专利申请得以授权或者专利权得以维持。案情简介：涉案专利是名称为“鲨鱼鳍式天线”的发明专利，权利要求1为：1.一种鲨鱼鳍式天线，其特征在于具有天线外壳，天线外壳内侧上部设置有无线电接收天线，无线电接收天线一端设有天线信号输出端，天线信号输出端通过天线连接元件与天线放大器信号输入端相连接，或直接与同轴电缆匹配相连，天线外壳底部装有安装底板；所述无线电接收天线通过注塑嵌装或固定卡装在天线外壳内侧上部；在天线外壳内侧上部设置有无线电接收天线，所述无线电接收天线采用螺旋状弹簧天线、或金属天线，增加了天线接收无线电信号的有效长度，实现60度全向性信号接收；所述无线电接收天线为AM/FM共用天线。专利权人在专利申请过程中，认为涉案专利相对于现有技术存在区别特征a（天线信号输出端通过天线连接元件与天线放大器信号输入端相连，或者直接与同轴电缆匹配相连）和区别特征b（所述无线电接收天线通过注塑嵌装或固定卡装在天线外壳内侧上部），同时将特征c（所述无线电接收天线为AM/FM共用天线）补入到权利要求1中，并认为特征a、b、c不属于本领域的公知常识。专利审查员对特征a与特征b的意见予以明确否定，但是对特征c的意见予以认可，并以此授予专利权。在专利无效程序中，专利权人对特征a与特征b发表了与专利申请过程中相同的意见，但是，专利复审委对于特征a与特征b并未发表意见，事实上也是基于特征c维持专利权有效。在再审程序中，被诉侵权人认为，被诉侵权产品并非采用天线连接元件，并非采用注塑嵌装、固定卡装，所使用的技术是蒋小平放弃的技术方案。专利权人在专利无效程序中所作的陈述已经明确构成被诉技术方案的放弃，本案应当适用“禁止反悔”原则，被诉技术方案已被排除在涉案专利权保护范围之外。而专利权人则认为，专利权人在授权确权阶段作出的意见陈述，“相对于现有技术CNA存在区别特征a（天线信号输出端通过天线连接元件与天线放大器信号输入端相连，或者直接与同轴电缆匹配相连）和区别特征b（所述无线电接收天线通过注塑嵌装或固定卡装在天线外壳内侧上部）”不属于技术方案的放弃，不应当适用“禁止反悔”原则。国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）作出的第号无效宣告请求审查决定书（以下简称无效决定）已明确否定了该陈述意见。裁判文书摘录：本院认为，本案的焦点在于蒋小平对于技术特征a、b的陈述是否导致适用“禁止反悔”原则。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十三条的规定，“权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。”该条以是否存在“明确否定”作为“禁止反悔”原则适用的例外情形，当裁判者对权利人作出的意见陈述予以明确否定，不予认可时，则不导致技术方案的放弃，不适用禁止反悔。由于专利授权确权程序对于技术特征的认定存在连续性，权利人作出的陈述是否被“明确否定”，应当对专利授权和确权阶段技术特征的审查进行客观全面的判断，着重考察权利人对技术方案作出的限缩性陈述是否最终被裁判者认可，是否由此导致专利申请得以授权或者专利权得以维持。根据本案的上述相关事实，在授权程序中，国家知识产权局专利审查部门对蒋小平关于技术特征a、b的陈述意见不予认可，持明确否定意见，而且，涉案专利获得授权并非基于对特征a、b作出的限缩性陈述。在后续的无效审查程序，专利复审委员会并未推翻实质审查阶段所持的否定意见，不能得出专利复审委员会认为通过连接元件来进行阻抗匹配不是本领域的惯用技术手段，不属于本领域的公知常识的结论，也不能得出“注塑嵌装”及“固定卡装”不是本领域常用的锁固方式，不属于本领域的公知常识的结论。在评价涉案专利具有创造性时，尽管无效决定将技术特征a、b作为区别特征予以了罗列，但技术特征a、b的存在并未影响专利复审委员会以现有技术存在相反的技术教导，本领域技术人员不存在结合特征c“所述无线电接收天线为AM/FM共用天线”的动机，而使得涉案专利具有创造性的审查评判。由于专利权人作出的限缩性陈述在实质审查中已被明确否定，而无效审查程序并未推翻该认定得出相反的结论，在这种情况下，应当认定存在专利权人的限缩性陈述已被明确否定的事实。这与所作的限缩性陈述并未带来专利权的获得和专利权的维持的事实相符，与“禁止反悔”原则防止权利人“两头得利”的目的不相悖。因此，蒋小平关于特征a、b的意见陈述，不发生技术方案被放弃的法律效果。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十三条的规定，本案侵权判定不应适用“禁止反悔”原则。本案二审法院脱离涉案专利获得授权的具体审查事实，忽略专利权人的意见陈述已在实质审查程序被“明确否定”的事实，割裂了审查程序中对技术特征认定的连续性，仅审查了确权程序的相关认定，认为对权利人的限缩性意见陈述并未明确评价，相当于“未予评述”，不符合司法解释规定的明确否定的要求，进而得出了适用“禁止反悔”原则的错误结论。二审法院适用法律和认定事实均有错误，本院予以纠正。曹桂兰、胡美玲、蒋莉、蒋浩天的再审申请符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第二项规定的情形，应予支持。案件简评：本案讨论了何为对修改或意见陈述的“明确否定”。按照本案的裁判思路，判断修改或意见陈述是否被“明确否定”，更为本质是判断修改或意见陈述是否对专利授权或专利维持产生了作用，如果专利权人并未因修改或意见陈述获利，也就无需“禁止反悔”。本案中，专利权人关于特征a、b的意见陈述在专利申请阶段被明确否定，在无效阶段无效宣告意见并未针对特征a、b发表意见，但是，是在特征c的基础上维持专利权有效。这足以表明特征a、b并未对专利维持具有贡献，事实上是对特征a、b意见的“明确否定”。三、实务建议禁止反悔原则是对等同侵权的重要限制，是为了防止专利权人“两头得利”，在专利侵权程序中通过主张等同侵权，而将其在专利授权确权程序中已经放弃的保护范围再次纳入到保护范围之中。因此，禁止反悔并非简单地禁止专利权人出尔反尔，其适用的前提是专利权人通过修改或者意见陈述限缩保护范围，从而获得授权或维持专利权有效。否则，对专利权人提出过高的要求，会使得专利权人和社会公众的利益再次失衡，无法实现专利法的立法目的。实务中，专利权人在主张权利时，要审慎评估在审查过程中的表述是否构成“禁止反悔”而对权利要求的保护范围产生影响。如果认为修改或者意见陈述并未构成对保护范围的放弃，要举证证明上述修改或者意见陈述被“明确否定”，未对专利授权或维持有效发挥作用。被诉侵权人如果要利用禁止反悔原则对抗专利权人提出的等同侵权主张，则需要证明专利权人在审查过程中进行了何种修改或意见陈述，从而对权利要求的保护范围进行了限缩，对于专利权人已经放弃的技术方案，不能再通过主张“等同侵权”纳入到保护范围之内。被诉侵权人可以主动提起专利无效宣告请求，逼迫专利权人作出“禁止反悔”的修改或意见陈述。中国的知识产权指导案例，同样回应了适用禁止反悔的两个重要问题。首先，对于为了获得专利授权或维持有效而进行的修改或意见陈述都可能会导致禁止反悔；其次，修改或意见陈述只会放弃修改所针对的特定技术特征的保护，对该修改的特征仍然可以主张等同侵权。[1]FestoCorp.v.ShoketsuKinzokuKogyoKabushikiCo.，55U.S.7(00)（未完待续）作者简介：郝政宇律师是观韬中茂律师事务所高级顾问，其执业领域为知识产权诉讼和非诉业务，包括专利、商业秘密、商标、著作权侵权诉讼、专利无效和行政诉讼、专利检索和分析、知识产权法律顾问等。郝政宇律师具有十余年的知识产权从业经验，他曾在国家知识产权局从事多年专利审查工作，此后又在北京市金杜律师事务所等机构工作多年，具有丰富的知识产权诉讼经验，代理众多国内外知名企业应对知识产权纠纷，部分案件入选知识产权指导案例，并担任多家企业的知识产权顾问。如果您对知识产权实务也感兴趣欢迎长按识别以下推荐文章
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